Le défendeur Lexmark International, Inc. conçoit, fabrique et vend des cartouches de toner (encre en poudre) aux consommateurs aux États-Unis et à l'étranger. Il possède un certain nombre de brevets qui couvrent les composants de ces cartouches et la manière dont ils sont utilisés. Lorsque Lexmark vend des cartouches de toner, l’entreprise offre aux consommateurs deux options : une option est d'acheter une cartouche de toner au prix total, sans aucune restriction. L'autre option consiste à acheter une cartouche avec remise grâce au « Programme de retour » de Lexmark. En contrepartie du prix plus bas, les clients qui achètent par le biais du programme de retour doivent signer un contrat acceptant d'utiliser la cartouche une seule fois et de s'abstenir de transférer la cartouche à toute autre entité que Lexmark.Les entreprises de revendeurs achètent des cartouches de toner Lexmark vides, y compris des cartouches issues du programme de retour, des acheteurs (aux États-Unis et à l’étranger), les remplissent avec du toner et les revendent.
Aussi, Lexmark a décidé de poursuivre un certain nombre d’entre elles. Tandis que certaines fuyaient les tribunaux et trouvaient un accord à l’amiable, Impression Products, Inc. a refusé de se laisser intimider par la carrure de Lexmark et l’affaire a été portée en justice puis est finalement arrivée à la Cour suprême des États-Unis.
Lexmark a donc poursuivi Impression Products pour contrefaçon de brevet à l'égard de deux groupes de cartouches. Le premier groupe se compose de cartouches du programme de retour que Lexmark avait vendues aux États-Unis. Lexmark a soutenu que, parce qu'il interdit expressément la réutilisation et la revente de ces cartouches, Impression Products a enfreint les brevets Lexmark lorsqu'il les a rénovées et revendues. Le deuxième groupe comprend toutes les cartouches de toner que Lexmark a vendues à l'étranger et qu’Impression Product a importées dans le pays. Lexmark a affirmé n’avoir jamais autorisé l’importation de ces cartouches, de sorte qu'Impression Products a enfreint ses droits de brevet en faisant cela.
La Cour suprême des États-Unis a statué que les droits de brevet d'une société sont confisqués une fois qu'elle a vendu un article à un consommateur dans le cadre de la doctrine de la « première vente ». En effet, un brevet des États-Unis autorise le détenteur du brevet à « exclure d’autres parties dans la fabrication, l’utilisation, l’offre à la vente ou la vente de l’invention [du détenteur de brevet] aux États-Unis ou d'importer l'invention aux États-Unis », comme le stipule l’article 35 U. S. C. §154 (a). Quiconque s'engage dans l'un de ces actes « sans autorisation » du titulaire du brevet peut faire l'objet d'une responsabilité pour violation de brevet. §271 (a). Comme l’a noté le juge John G. Roberts, lorsqu'un breveté vend un de ses produits, le breveté ne peut plus contrôler cet élément par le biais des lois sur les brevets étant donné que ses droits de brevet sont censés être « épuisés ». En clair, « L'acheteur et tous les propriétaires subséquents sont libres d'utiliser ou de revendre le produit tout comme tout autre bien personnel, sans crainte d'une poursuite contre infraction ».
« Beaucoup ont continué à acheter des cartouches de programme de retour vides et ont développé des méthodes pour contrer l'effet des microchips. Avec cet obstacle technologique à l'écart, il y a eu peu de choses pour empêcher les revendeurs d'utiliser les cartouches du programme de retour dans leur commerce de revente », a déclaré le juge en chef Roberts. « Après tout, les contrats contractuels exclusifs de Lexmark ont ​​été conclus avec les clients initiaux, et non avec les acheteurs en aval comme les revendeurs ».
« Lexmark pousse ses droits de brevet à la limite. Il a essayé de restreindre l'utilisation ou la revente de produits brevetés après leur vente », a ajouté Case Collard, partenaire du cabinet d'avocats international Dorsey & Whitney, spécialiste des conflits IP. « Imaginez que vous ne puissiez pas revendre l'iPhone breveté que vous avez acheté parce que Apple a continué à appliquer ses droits de brevet après avoir vendu le produit. C'est ce que Lexmark a essayé de faire avec ses cartouches d'imprimante ».
« La Cour suprême a confirmé qu'elle s'applique aux ventes effectuées aux États-Unis et à l'étranger », a ajouté Collard. « Si un titulaire de brevet comme Lexmark veut limiter les droits d'un acheteur, peut-être peut-il le faire en vertu du droit des contrats, mais une fois qu'ils ont fait une vente, ils ne peuvent plus intenter une action en vertu des statuts des brevets ».
Source : décision de justice
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